Как самостоятельно проверить товарный знак?

Проверить товарный знак перед регистрацией – значит убедиться в том, что он будет зарегистрирован.

Необходим тщательный анализ обозначения на соответствие некоторым условиям (критериям).

Каким? Давайте разберемся вместе.

В материале публикации рассказываем, что нужно делать, чтобы товарный знак был зарегистрирован, а также описываем условия, которым он должен соответствовать.

Критерии соответствия

В общем смысле критерии соответствия товарного знака – это эквивалент свойства, которое подчеркивает, что владелец обозначения имеет исключительное право обладания и распоряжения, а также указывает на возможность защищать его (право) способами, не противоречащими действующим законам.

Далее приводим и описываем ключевые критерии. Будем называть их условиями.

Соответствие положениям статьи 1477 Гражданского кодекса.

Пунктов в статье всего 2. Они маленькие, но очень важные. Первый посвящен определению понятия «товарный знак». Законодатель предлагает рассматривать его в таком качестве:

Это обозначение для индивидуализации продукта (услуги), реализуемого (оказываемой) предпринимателем, предприятием, организацией – юридическим лицом.

Можно говорить, таким образом, что признак товарного знака – способность индивидуализировать продукт или услугу.

Из предложенного законодателем определения видно, что регистрация товарного знака на физическое лицо не является возможной.

Справедливости ради стоит отметить, по состоянию на начало 2022 года, на рассмотрении Государственной думы находится законопроект, согласно которому право регистрации товарного знака приобретают граждане зарегистрированные в качестве самозанятых. 

Интересным видится вопрос, касающийся того, что значит «способность индивидуализировать». Такой способностью обладает все, что может быть рассмотрено в качестве обозначения: слова, изображения, их сочетания. То есть товарный знак можно представить в одной из трех форм:

1. Словесная.
2. Изобразительная.
3. Комбинированная.

Не обладают способностью индивидуализировать товары и услуги:

• буквы или их простые сочетания, не несущие смысла;
• цифры при условии, что нет «сопровождения» графическим исполнением;
• простые геометрические фигуры (треугольники, квадраты и другие);
• изображения, представленные натуралистически, не обладающие признаками обобщения.

Элементы, представленные в перечне, не могут быть признаны товарными знаками. 

Соответствие положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса

В этом пункте можно найти 4 частных случая отсутствия различительной способности:

1. Обозначение состоит из элементов общеупотребительных «категорий», которые можно использовать для указания на конкретные товары или услуги.

Банальный, но простой и удобоваримый пример: Pampers – торговая марка. По причине популярности и распространенности продукции бренда в Российской Федерации возникла неоднозначная ситуация: многие потребители уверены в том, что используют как гигиеническое средство для детей какие-то там «ПАМПЕРСЫ». Единственный корректный вариант – подгузники. О синонимичности речи и быть не может.

Примеров можно привести больше: JEEP, XEROX и так далее. Даже знакомое всем слово «термос» на самом деле некогда было товарным знаком, а не предметом.

То есть когда тот же «ПАМПЕРС» начал употребляться в нарицательном качестве, возникла ситуация, в которой торговая марка стала включать в себя общеупотребительную «категорию». Компании пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть связанные с этим проблемы.

2. Используется общепринятый символ или термин.

Например, недопустимо использовать в качестве товарного знака символ доллара, единицы измерения и так далее. Даже если символ или термин входят в состав комбинированного обозначения.

3. Имеет место описание свойств товара или услуги, их вида, других характеристик.

Простой пример: производство автомобилей названо «Автомобили». Он банальный и простой, как и в предыдущем пункте, но понятен и легко воспринимается.

Вот другие примеры неудачных названий:

• «1 литр» для производства молока;
• «900 граммов» для производства сахара;
• «Мамам» для производства поддерживающих форму груди бюстгальтеров.

Вывод прост: без фантазии никуда.

4. Графическое обозначение представляет форму товара.

Речь о простых формах, например, об изображении бутылки. Такое обозначение, даже если оно является комбинированным, зарегистрировано не будет. Однако есть исключение.

Вот важная оговорка: на самом деле все из представленных примеров могут быть признаны частями товарного знака, но лишь в качестве таких, которые не подвергаются охране. Возможно это при условии, что им не отведено центральное место, то есть они не занимают доминирующего положения.

Еще одна важная оговорка: возможной является регистрация обозначений, не характеризующихся наличием различительной способности, но обретших ее в результате использования.

Пример:

Обладает ли синий квадрат различительной способностью? К какому товару он относится? Сложные вопросы. Однако у «Газпрома», например, есть ответы. Компания смогла доказать приобретение такой способности в отношении множества своих товаров и услуг.

Еще пример:

Красный цвет. Что он такое? Для чего? Это не имеет значения. Он принадлежит компании «МТС» и был зарегистрирован для ограниченного перечня услуг 38-го класса МКТУ (подвижная радиотелефонная связь и не только).

Отсутствие соответствия обозначения официальным наименованиям государств, международных организаций, флагам, гербам и так далее.

Это условие не является абсолютным. То есть, например, обозначение может содержать слово «Россия», но лишь как неохраняемое и при определенных оговорках.

Парадоксальный момент: многие аптеки и клиники, в том числе российские, неправомерно используют эмблему красного креста и часть швейцарского флага. Вот как они выглядят:

Узнаете? Еще бы.

Невозможность признания знака ложным

Ложный здесь – это противоречащий сути и содержанию продукта или услуги. Например, «Колокольчик» нельзя называть «Кока-Колой», «Спирали» обозначать как «Спагетти» и так далее.

Ясно, что всякое введение потребителя в заблуждение может привести к последствиям. Это справедливо и для «подмены» информации о месте производства. Если, например, макароны, которые производятся в России, будут названы «Палермо», эксперты Роспатента откажут в регистрации товарного знака, потому что велика вероятность того, что потребители будут введены в заблуждение.

Отсутствие жаргонизмов, провокаций, склонения к вражде и так далее

С блатными и «крепкими» словцами все понятно. А вот провокации и все прочее требуют особого внимания. Обратимся к примерам из практики Роспатента. Вот ситуации, когда в регистрации обозначения откажут:

• слово «долгожитель» используется в отношении водки;
• сочетание «сила духа» используется в отношении пива.

Нельзя использовать слова и фразы: «халява»; «шире харя» и подобные им.

Отсутствие в обозначении указаний на географические объекты, местности, где ведется производство алкогольных напитков – шестое условие

Данное условие «навеяно» вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и закреплено в Гражданском кодексе.

«Шампанское» (область Шампань), «Коньяк» (провинция Коньяк) и так далее – все это под запретом. Называть свои напитки шампанским могут только производители из упомянутой области. То же справедливо для производителей из Коньяка.

Интересный факт: некоторое время назад представленные в качестве примеров запрета (шампанское, коньяк) названия использовались российскими производителями и не только.

«Старички» почти точно помнят. Попробуйте, когда в следующий раз пойдете в магазин, заглянуть в алкогольный отдел. «Шампанского» там не будет. Однако «Коньяк» можно найти. Но это ненадолго.

Отсутствие наименований или изображений ценных объектов культурного или природного наследия

Разместить изображение Кремля на пачке лапши быстрого приготовления или на упаковке для вафельных конфет – значит нарушить это условие. Так, в регистрации обозначения откажут, если оно включает в себя изображение какого-либо ценного объекта культурного, исторического или природного наследия. То же касается и наименований: конфеты под названием «Кремль» сотрудники Роспатента «завернут», в регистрации обозначения будет отказано.

Исключение: одобрение от официального представителя администрации того или иного объекта, от местных властей, то регистрация будет возможной. Однако получить это одобрение в ряду ситуаций слишком сложно, поэтому лучше пересмотреть концепцию товарного знака. Или обратиться к экспертам.

Отсутствие заимствований, схожести с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями

Здесь следует выделить две условные категории:

1. Частичное копирование или тождественность (взят фон, например, какое-то слово).
2. Сходство до степени смешения (высокий уровень схожести при условии, что есть отличия).

Нюанс: сравнивать эксперты будут товары и услуги, которые относятся к одному классу МКТУ. То есть, например, одежда будет сравниваться с одеждой, клиники с клиниками и так далее.

Роспатентом были разработаны критерии схожести. Это:

• впечатление при сравнении. Посмотрите на примеры далее, станет понятно, о чем речь;

• звуковое или фонетическое сходство. Вот примеры: «ДЖИЛЕТ» (Gillette) – отличающиеся друг от друга варианты написания; «МАКВА» («МАКФА») – отличаются части слов (буквы);
• графическое или визуальное сходство. Здесь внимания заслуживают такие аспекты: форма, сочетание цветов и так далее. Самое важное – первое впечатление. Если в глаза бросается факт сходства, значит все так и есть;

• семантическое или смысловое сходство. Здесь все просто, вот примеры: «ЛУННАЯ СОНАТА» и «СОНАТА ЛУНЫ»; «АНТИБИОТИК» и ANTIBIOTIC; «МОЯ ЗЕМЛЯ» и «ТВОЯ ЗЕМЛЯ». То есть подобие, совпадение значений на разных языках, элементов логических ударений – это недопустимо. Однако есть важное исключение. Если смысловое значение меняется при условии сочетания разных словесных элементов, знак могут одобрить и зарегистрировать. Вот примеры: «АМУРСКАЯ» и «АМУРСКАЯ ЛЕГЕНДА»; «ЧАЙ» и «ЧАЙ ДЛЯ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ». Здесь «базовые» слова по смыслу не совпадают с образованными с их использованием словосочетаниями. Это же справедливо для других ситуаций.
• И снова к примерам: «Кока-Кола» является обладателем обозначения «МАРС». Вот оно:

Оно охраняет товары 30-го класса МКТУ. Производитель дверей, например, сможет использовать его, но не в представленном виде. Почему? Потому что классы будут разные.

Вот пример посложнее: на территории Российской Федерации товарный знак «Зимняя дорога», который выглядит представленным далее образом, зарегистрирован в отношении 33-го класса МКТУ. Это алкогольные напитки. Вот как выглядит знак:

Копировать изображение по понятным теперь причинам недопустимо, как и словосочетание. Предположим, что локальный производитель решает начать производство алкогольных напитков. Он выбирает между такими вариантами:

• «Снежная дорога»;
• «Пшеничная дорога».

Первый не подойдет. Почему? Потому что налицо семантическое сходство. Снежная и зимняя – почти что одно и то же, одно уточняет, а другое конкретизирует состояние дороги.

Корректным вариантом, таким образом, является второй. Ни тождественности, ни сходства нет. Как и вероятности семантического «соприкосновения».

Ограниченное использование географических указаний

Наименование места происхождения и географическое указание – это в общем смысле отсылка к местности, ставшей известной по причине популяризации товара, обладающего особыми свойствами, характерными для нее. Использовать такие наименования или указания нельзя, однако есть исключения, как и в случае с шампанским. При этом необходимо наличие специальных прав в части использования.

То есть если производитель находится в Ессентуках, имеет соответствующие правомочие, то он может выпускать «Ессентуки». Если же производитель находится в Московской области, выпускать «Архыз» он не сможет.

Особо пристальное внимание требуют к себе именно географические указания, т.к. в том случае, если Ваш потенциальный товарный знак окажется с ним похож, то зарегистрировать его уже никак не выйдет, даже в том случае, если они будут зарегистрированы для абсолютно разных товарных групп.

Отсутствие схожести с охраняемым промышленным образцом

Патент на промышленный образец выполняет функцию охраны вида изделия. Данная форма защиты используется в отношении упаковок, этикеток и не только. Они могут стать объектами правовой охраны в качестве товарных знаков, но не одновременно. По данной причине важно соотносить обозначения заявленные к регистрации в качестве товарного знака и промышленные образцы, сравнивать их.

Здесь все намного сложнее: наиболее целесообразный вариант действий – обращение за услугами профессионалов. Без опыта сопоставить данные классификации промышленных образцов с МКТУ будет сложно.

Перед регистрацией товарного знака нужно:

• изучить Гражданский кодекс, как минимум статьи 1477 и 1483. Лучше всего погрузиться в знакомство с главой 76 целиком;
• ознакомиться с положениями Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.

Обозначение должно:

• соответствовать положениям статей 1477 и 1483 Гражданского кодекса;
• быть четким и точным, не вводящим в заблуждение;
• отличаться от охраняемых промышленных образцов (видом).

Обозначение не должно:

• включать обозначения официальных наименований государств, международных организаций, флагов, гербов и так далее;
• содержать жаргонизмов, матерных слов;
• являться результатом заимствования;
• быть схожим с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями.

Считайте, что это check list. Выполнение всех условий обязательно.

Если самостоятельная регистрация кажется непосильной, следует обратиться за услугами экспертов. Это гарантия обеспечения соответствия всем рассмотренным в материале статьи условиям.